Uno de los requisitos para poder patentar una innovación es la novedad. Se entiende por novedad a una invención que no se encuentra en el estado de la técnica, es decir, que no es conocida en ninguna parte del mundo con anterioridad. La patente otorga a su titular la monopolización de la innovación en el territorio local, es decir, la exclusividad sobre la fabricación, uso, comercialización e importación.
Este requisito de la novedad debe ser a nivel mundial, independientemente que las patentes y su protección sean locales. ¿Qué sucede, entonces, cuando se difunde previamente la innovación antes de la presentación de la solicitud de la patente?
Se entiende por divulgación previa, a toda anunciación de la innovación o invención anterior a la presentación de la solicitud de la patente, por el medio que sea. Esta puede ser en libros, revistas, artículos, ferias, blogs, páginas web, videos, redes sociales, etc. La divulgación previa del invento hará caer el requisito de la novedad, perdiéndose la posibilidad de obtener una patente. Una vez perdida la novedad, la innovación no puede ser patentada en ningún país del mundo.
Puede ocurrir que la agencia o institución que controla el estado de la técnica ante una solicitud de patente, en nuestro país el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), otorgue la misma al no encontrar información divulgada de forma previa, independientemente que esto si hubiera ocurrido. Esto es muy común que ocurra debido a la poca cantidad de personal y recursos que estos institutos suelen tener. Ahora bien, aquellos que se vean perjudicados económicamente por otorgamiento de la patente pondrán todos los recursos necesarios para hacer caer esa patente mal concedida. Es allí donde los documentos de divulgación previa toman valor, dado que el otorgamiento de la patente siempre es pasible de ser anulado.
El medio de la divulgación es indistinto, lo que importa es el tipo de información que se comunica. La divulgación previa perjudicial, es decir, aquella que afecta a la novedad debe ser relevante conteniendo datos técnicos que permita, a una persona del oficio, reproducir dicha invención. Lo divulgado deberá ser suficiente para poder “copiar” el invento que se pretende proteger. Es decir que la mera comunicación del producto o los beneficios no deben ser considerados como divulgación previa.
En la mayoría de los países existe una excepción de divulgación previa. En nuestro caso, se encuentra previsto en el art. 5 de la Ley de Patente y en su decreto reglamentarios. La normativa establece los siguientes requisitos:
- La solicitud debe presentarse dentro del año de realizada la divulgación.
- Solo procede frente a divulgaciones realizadas únicamente por el inventor o sus causahabientes. Es decir que la divulgación en ferias por parte de una empresa o institución hacen caer a la novedad.
- Debe informarse en la solicitud de la patente que se ha divulgado previamente la innovación y acompañar documentación respaldatoria:
- Divulgación en medios gráficos o electrónicos: Ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la invención.
- Divulgación en medios audiovisuales: mención del medio, su localización geográfica y fecha.
- Divulgación en ferias: Constancia fehaciente de participación del inventor o solicitante, fecha y alcance de la divulgación.
- La declaración del solicitante tiene carácter de declaración jurada.
- La falsedad de la declaración hace caer la patente.
Un caso de muy complejo análisis ocurre cuando un tercero, sin el consentimiento del inventor o solicitante, divulga la información. A mi entender, la divulgación de un tercero hace caer la novedad, no pudiendo ampararse en la excepción prevista en el art. 5 de la LP y finalmente haciendo caer la patentabilidad. El único camino será una acción posterior del damnificado contra el tercero que divulgó la información (“DIVULGACIÓN PREVIA DE UNA INVENCION Y SUS IMPLICANCIAS INTERNACIONALES” de Pablo Fabián Paz y María Florencia Cárpena”).
Las excepciones a la divulgación previa dependen del país donde se la pretende hacer valer ya que cada país reguló dicha excepción a su criterio.
En el mundo en el que vivimos parece casi imposible guardar silencio y no comunicar, pero en ciertas ocasiones tenemos que hacer el esfuerzo. La pregunta es ¿Por qué nos cuesta tanto callarnos? ¿Por qué necesitamos contar todo? ¿Tanto nos importa la opinión de los otros? Que nuestro ego y entusiasmo no nos jueguen una mala pasada.
por Dr. Juan I. Raskovsky. Emprendedor y Abogado asociado en Raskovsky & Asociados – Abogados, estudio dedicado hace 30 años al asesoramiento integral de empresas y Start-ups con base en Buenos Aires, Argentina. Especialista en asesoramiento a emprendedores & VC. Desarrollo de nuevos negocios. Especialista en Derecho Ambiental, graduado de la carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Católica Argentina. www.raskovskyasociados.com.ar Twitter: @juanraskovsky @RaskovskyAsoc
